por Jean Eduardo Lima |
Para muitos empresários, a marca começa como um nome escolhido para identificar a empresa, um logotipo desenvolvido por um designer, uma placa instalada na fachada e, posteriormente, um perfil nas redes sociais e um domínio na internet. Com o crescimento do negócio, aquela identificação passa a representar reputação, relacionamento com clientes, investimentos em publicidade e uma parcela importante do próprio valor econômico da empresa.
O problema é que utilizar uma marca no mercado não significa, por si só, possuir exclusividade jurídica sobre ela.
No Brasil, a proteção marcária possui disciplina própria e está vinculada ao registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A Lei nº 9.279/1996 estabelece, em seu art. 129, que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurando ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, observadas as limitações legais.
É justamente nesse ponto que muitos negócios cometem erros que poderiam ser evitados com uma análise prévia.
Um dos erros mais comuns é acreditar que registrar a empresa na Junta Comercial significa que o empresário automaticamente adquiriu os direitos sobre a marca.
Não é assim.
Nome empresarial, marca e domínio são institutos diferentes.
O nome empresarial está relacionado à identificação jurídica da empresa e é obtido perante a Junta Comercial competente. A marca, por sua vez, identifica e distingue produtos ou serviços perante o mercado e sua proteção é obtida mediante registro no INPI. Já o domínio corresponde ao endereço eletrônico utilizado na internet.
O próprio INPI destaca expressamente essa distinção e explica que o registro do nome empresarial não substitui o registro da marca.
Isso significa que uma empresa pode estar regularmente constituída, possuir CNPJ, ter um nome empresarial registrado, utilizar determinado nome comercialmente, possuir redes sociais e até mesmo ter adquirido o domínio correspondente — e ainda assim não possuir o registro da marca.
Por isso, uma pergunta simples pode revelar um problema relevante:
Sua marca está registrada ou apenas sendo utilizada?
A resposta pode determinar o grau de segurança jurídica do patrimônio imaterial construído pela empresa.
Outro erro é escolher um nome porque ele parece original e imediatamente começar a investir em identidade visual, publicidade, fachada, embalagens, redes sociais e campanhas comerciais.
Antes de investir, é necessário pesquisar.
O INPI recomenda a realização de busca na sua base de dados para verificar a existência de marcas anteriormente depositadas ou registradas que possam representar obstáculo ao pedido. A busca não é obrigatória para protocolar o pedido, mas é recomendada justamente para reduzir riscos.
E essa pesquisa não deve se limitar à procura pela expressão exatamente como ela foi escrita.
A análise de anterioridade precisa considerar, entre outros aspectos, semelhanças gráficas, fonéticas, elementos distintivos e a relação entre os produtos ou serviços envolvidos. O próprio INPI orienta que as pesquisas considerem o núcleo distintivo do sinal e aproximações, inclusive fonéticas.
Imagine, por exemplo, que uma empresa encontre determinado nome aparentemente disponível, mas exista anteriormente uma marca foneticamente semelhante para atividade relacionada. A ausência de identidade absoluta entre os nomes não significa, automaticamente, ausência de conflito.
Por isso, uma pesquisa profissional pode ser muito mais relevante do que simplesmente digitar o nome no Google ou verificar se determinado perfil está disponível no Instagram.
Outro erro frequente está na classificação.
O empresário pode encontrar um nome aparentemente disponível e protocolar o pedido sem analisar adequadamente quais produtos ou serviços pretende proteger.
O INPI utiliza a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, composta por 45 classes, sendo as classes 1 a 34 destinadas a produtos e as classes 35 a 45 destinadas a serviços. No pedido, o requerente precisa indicar quais produtos ou serviços serão identificados pela marca.
Essa escolha não é meramente burocrática.
A proteção da marca está relacionada aos produtos ou serviços especificados no pedido, respeitadas as regras de afinidade mercadológica e as demais disposições da legislação. O próprio Manual de Marcas do INPI explica que a análise de anterioridades considera as classes reivindicadas e pode avaliar, em determinadas situações, a afinidade entre produtos e serviços.
Isso cria uma situação prática importante: registrar a marca não significa protegê-la indistintamente para qualquer atividade existente.
Uma empresa que hoje presta serviços e amanhã passa a comercializar produtos, por exemplo, precisa verificar se a proteção originalmente solicitada contempla adequadamente a nova exploração econômica.
Por isso, o planejamento do registro deve acompanhar o planejamento empresarial.
Não basta perguntar: “Qual é a minha marca?”
É necessário perguntar também:
“Em quais produtos e serviços essa marca será utilizada hoje e quais atividades fazem parte do projeto de crescimento da empresa?”
Talvez este seja um dos erros mais caros.
O empresário passa anos utilizando determinado nome. Constrói reputação, conquista clientes, desenvolve identidade visual, investe em publicidade e transforma aquela expressão em referência comercial.
Mas nunca registra.
A legislação brasileira estabelece, como regra, que a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido. O titular do registro passa a ter assegurado o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, dentro dos limites legais.
Além disso, a Lei nº 9.279/1996 prevê hipóteses específicas de proteção ao usuário anterior de boa-fé. O art. 129, §1º, estabelece que aquele que, na data da prioridade ou do depósito, já utilizava no Brasil, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, pode ter direito de precedência ao registro.
Esse dispositivo, entretanto, não deve ser interpretado como uma autorização para o empresário deixar o registro para depois.
A existência de eventual direito de precedência depende do preenchimento dos requisitos legais e da análise concreta da situação. Não equivale à ideia simplificada de que “quem usa primeiro sempre ganha”.
Por isso, quanto mais tempo e dinheiro uma empresa investe em uma marca, maior se torna a importância de verificar sua situação registral.
E se o empresário descobrir que outra pessoa já registrou, ou depositou antes, uma marca semelhante?
O primeiro passo não é simplesmente abandonar o nome ou presumir que o terceiro automaticamente possui razão.
É necessário analisar quem depositou, quando depositou, qual é a situação do processo, quais produtos ou serviços foram reivindicados, qual é a semelhança entre os sinais, quais atividades são efetivamente exercidas e se existem elementos jurídicos que possam interferir no caso.
Também pode ser relevante investigar eventual uso anterior de boa-fé, nos termos do art. 129, §1º, da Lei de Propriedade Industrial, além das hipóteses de oposição, nulidade ou outras medidas administrativas e judiciais cabíveis conforme o estágio do processo e as circunstâncias concretas.
A própria estrutura do sistema do INPI prevê mecanismos para acompanhamento dos pedidos, apresentação de manifestações e recursos, conforme a fase processual. O acompanhamento pela Revista da Propriedade Industrial (RPI) é especialmente importante para controle dos prazos.
Em outras palavras: descobrir o problema cedo pode ampliar significativamente o conjunto de alternativas jurídicas disponíveis.
Marca não é apenas identidade visual: é patrimônio empresarial
Uma marca pode representar anos de investimento, reputação, clientela e diferenciação no mercado.
Por isso, o registro não deveria ser tratado como uma providência burocrática posterior à abertura da empresa. Ele deve integrar o próprio planejamento estratégico do negócio.
O caminho preventivo começa antes do protocolo: identificar o sinal que será protegido, verificar sua disponibilidade, realizar busca de anterioridade, avaliar possíveis conflitos, definir corretamente os produtos e serviços, escolher as classes pertinentes e somente então estruturar o pedido perante o INPI.
Depois do depósito, o trabalho também não termina. É necessário acompanhar o processo e, após a concessão, observar as obrigações relacionadas à manutenção e renovação do registro. O registro possui vigência de dez anos, contados da concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.
A pergunta, portanto, não deveria ser apenas:
“Quanto custa registrar uma marca?”
Talvez a pergunta empresarialmente mais importante seja:
“Quanto minha empresa já investiu em uma marca que ainda não está devidamente protegida?”
Prevenir um conflito de marca normalmente começa muito antes de uma notificação, de uma oposição ou de uma disputa judicial. Começa quando o empresário decide tratar sua marca como patrimônio e não apenas como um nome estampado na fachada.
Em fase de publicação, a obra aborda o ICMS Ecológico e a Reforma Tributária, com reflexões relevantes sobre o Direito Ambiental, tanto no âmbito nacional quanto internacional — um trabalho de notável importância acadêmica e prática